并购加拿大高新科技企业的知识产权风险及其防范
近年来中资企业的跨境并购中，对高新科技企业的并购日渐增多。而在这类并购中，面临的知识产权风险较大。本文试根据加拿大《专利法》等对并购加拿大高新科技企业面临的知识产权风险进行了分析，并提出了防范建议。
一、中资企业并购加拿大高新科技企业的知识产权战略考量
中资企业并购加拿大高新科技企业不仅关注高新技术企业本身的高成长性和未来预期的高收益性，而且从知识产权战略管理的角度来看，有下列考量：
（一）在极富潜力的中加高科技领域合作中抢占先机
2016年9月22日，李克强总理在13年来首次出访加拿大，中加在贸易和投资等领域达成大量共识，中加自贸协定也正式开启谈判，这将打造中加关系新的“黄金十年”。可以预见的是中加之间的贸易跟投资，包括高科技领域的合作，将会有一个很大的增长空间。
（二）获得加拿大在全球的领先技术
在分析上述风险之前，有两点必须要加以说明。第一，并购高新科技企业涉及的知识产权包括专利权、商业秘密使用权、软件著作权、专利许可实施权等多种类型，不同种类的知识产权面临的风险不同。本文主要以专利权为例分析上述知识产权风险。第二，知识产权本身具有地域性、时间性、专有性等特性。所谓地域性，指的是知识产权只在授权的这个国家地域范围内有效。也就是说，如果是中国专利局所授予的专利权只在中国地域范围内有效；如果是加拿大专利局所授予的专利权，只在加拿大的地域范围内有效。超出了这个地域范围，其他国家不会承认这种知识产权的存在。基于这样的特性，当企业拥有的技术是领先于全球的技术的时候，这个企业可能会采取全球知识产权保护策略。这种情况下，企业所申请和获得的可能不仅仅是一个国家的知识产权，而是若干个国家的知识产权。因为日本、美国、中国、韩国、加拿大等国的知识产权保护制度是不一样的。因此，这些知识产权在并购之中面临的风险也将会不一样。这里主要是以目标企业所享有的加拿大知识产权为前提来进行分析。
（一）知识产权权属瑕疵风险
知识产权权属瑕疵风险是指存在权属不清晰、不明确的风险。例如专利权中，存在职务发明权属不明确，委托发明权属不明确，以及共同发明权属不明确等风险。
以职务发明（雇员发明）为例，对于职务发明的专利权归属，中国专利法的规定和加拿大专利法的规定区别较大。根据中国《专利法》第6条规定，执行本单位的任务，或者主要用本单位物质技术条件完成的发明，为职务发明创造，其专利申请权和专利权属于发明人所在的单位。即便雇主跟雇员没有就职务发明的归属签订协议。但是根据加拿大《专利法》第27条第1款规定，专利权只授予发明人或其法定代表。其中法定代表包括继承人、通过合同取得专利权的主体等。这意味着在加拿大，雇主跟雇员需要通过劳动协议和其他的协议，明确约定雇员发明的专利申请权和专利权属于雇主所有。如果没有明确约定，雇主不能享有雇员发明的专利权。所以在律师对知识产权进行尽职调查时，对于加拿大的雇员发明，除了核查专利证书以明确目标企业为专利权人之外，还需要进一步核查授予雇主享有专利权的协议。与此同时还需要去关注有关协议中是否有关于雇员发明人补偿的约定。如果有，而雇主没有兑现对于发明人的补偿，这会存在潜在的风险和争议。
（二）知识产权权利行使受限的风险
这种风险，包括自有知识产权行使受限的风险，也包括非自有知识产权行使受限的风险。自有知识产权行使受限，例如目标企业已经和第三人就其所有的某项专利权签订了实施许可协议，授予了该第三人独占专利实施许可权，这将意味着尽管目标企业把这一项专利权转让给了并购企业，但是在上述实施许可合同约定的时间和区域之内，并购企业仍然不能实施这一项专利，这将使得这项专利权的价值大打折扣。
非自有知识产权行使受限的风险，例如，目标企业是通过实施许可协议作为被许可人获得了一项技术的实施许可权，但该许可合同之中有很多限制性的条款，也将导致该技术的实施受限。
（三）知识产权担保融资的风险
一般情况下，高新科技企业最重要的资产就是知识产权，因此，极有可能用知识产权进行质押融资，这种情况下会导致知识产权本身存在被变卖和拍卖，以及被限制转让等风险。
（四）知识产权效力瑕疵风险
该风险包括知识产权保护期限已经届满，或者即将届满，没有采取知识产权的维护措施，知识产权被宣告无效的风险等。
原则上，一项知识产权如果保护期限届满，则成为社会公共财富。例如，根据加拿大专利法的规定，加拿大专利权的保护期限为自申请日起20年。如果目标企业拥有的某专利权保护期限已经届满或即将届满，则这项专利权的价值有限。而未采取知识产权维持措施，是指加拿大的专利法规定，为了维持专利权的有效，专利权人每年需要向加拿大专利权缴纳年费，如果未在规定期限内缴纳年费，该专利权将被加拿大专利局撤销。被宣告无效的风险是指一旦专利被宣告无效，视为这项专利自始即不存在。针对上述知识产权效力瑕疵风险，一般可以通过设置知识产权权利担保条款进行防范。
（五）知识产权的诉讼风险
该风险包括两个方面，一个方面是目标企业的自有知识产权侵犯了第三人的知识产权的风险；另一方面是第三人侵犯了目标企业的知识产权的风险。以专利权为例，如果第三人侵犯了目标企业的专利权，目标企业一般会提起侵权诉讼来维护其知识产权，但如果该专利的专利申请文件中权利要求不明晰的话，那么目标企业较难阻止他人的侵权行为。因此，当律师在核查目标企业的专利的时候，不仅要核查专利权权属是否清晰，还需要进一步核查专利申请书的内容，尤其是权利要求是否清晰。
另外还需要注意，如果目标公司授予了第三人知识产权许可使用，且这类许可使用协议中包含了限制研发改进，限制购买竞争技术等涉及到滥用知识产权的条款，还存在因违反反垄断法而面临被相关行政机构审查的风险。
（六）转让程序不符合法律规定的风险
加拿大《专利权》第50条第2款规定：专利权的转让,以及对于在加拿大全境或者部分地区制造、使用和许可他人制造和使用专利发明的专有权利的许可和让与，应当以专利局局长确定的方式在专利局进行登记。这意味着加拿大专利权转让的生效除双方签订相关转让协议之外，还需要履行相应的程序。否则，专利权转让不生效力。
（七）影响知识产权权益转让的风险
如果目标企业在提交专利权申请之前或者之后已经书面转让整个或者部分发明所有权或者利益的，则后续专利权的转让效力会存在风险。加拿大《专利法》第51条规定，影响专利发明的权益的转让，对在后受让人无效。除非该转让已经在在后受让人的转让登记前在专利局进行了登记。这里所指的“影响专利发明的权益的转让”，是指申请人在提交申请之前或者之后书面转让整个或者部分发明所有权或者利益的。因此，律师在进行尽职调查时，需要去核查这项专利权在专利局的所有申请文件，审查有没有关于专利申请权的全部或者部分转让的登记文件。
本文刊载于威科先行®法律信息库；作者：余慧华，京都律师事务所。
